En 2008, la société Future Enterprises de Singapour dépose une marque de l’Union Européenne « MACCOFFEE » pour désigner des produits alimentaires et des boissons. Une fois enregistrée, cette marque est attaquée en nullité par la société américaine McDonald’s non seulement sur la base de sa marque McDonalds mais aussi sur 12 autres marques de la même famille comportant le préfixe « Mac » ou « Mc » telles que McFISH, McTOAST, McMUFFIN, McRIB, McFLURRY, CHICKEN McNUGGETS, McCHICKEN, EGG McMUFFIN, McFEAST, BIG MAC, PITAMAC et McDONALD’N.
La société a alors invoqué une atteinte à la renommée de sa marque sur le fondement de l’article 8 § 5 du RMUE.
En 2013, l’Office fait droit à la demande d’annulation de McDonalds eu égard à la réputation de la marque de McDONALD’S et du lien évident que le public peut établir entre la marque de Futur Enterprises et la famille de marque de McDonald’s.
Cet arrêt, confirme non seulement la grande renommée de la marque McDonald’s (sans grande surprise) mais surtout lui confère un réel monopole sur les termes « Mac » ou « Mc » utilisés dans les services alimentaires ou de boissons ainsi que les services de restauration.
De plus, cet arrêt attire l’attention sur le fondement de l’article 8 § 5 RMUE qui protège une marque selon sa renommée, mais aussi sur le fait que la marque MACCOFFEE tire indument profit de la marque McDonald’s ainsi que ses familles de marque. En outre, le public pertinent aurait pu opérer un transfert de l’image de marque de McDonald’s.
Cet arrêt nous permet aussi de mesurer l’impact de l’article 8 § 5 du RMUE qui ne se focalise non plus sur la seule fonction d’identité d’origine pour trancher un litige, mais aussi sur la fonction de publicité de la marque et des investissements consentis en vue de créer une véritable image de marque.
Par Eve Commercon, stagiaire
Tribunal de l’UE, 5 juillet 2016, T-518/13, EU:T:2016:389, Future Enterprises / EUIPO – McDonald’s International
